Caducidad y nulidad por la OEPM: ¿cambio de estrategia para los titulares de marcas?

A partir del 14 de enero de 2023, la Oficina Española de Marcas (OEPM) ha empezado a tramitar los procedimientos de caducidad y nulidad de marcas. Así lo ha impulsado la Directiva 2015/2436 a la Ley de Marcas española. Desde la transposición de la Directiva en 2019, que trajo muchos cambios, sin duda muy necesarios, este procedimiento será el más novedoso que se ha implantado en la actualidad.

Ya estamos en la senda de aplicación y, sinceramente, los mayores beneficiados son los titulares de marcas que ven como pueden hacer valer sus derechos de forma ágil, rápida y ante un órgano administrativo que está ejecutando en sede administrativa lo que antes necesariamente tenía que ser ejercitado vía judicial.

Es curioso que el interés suscitado por estos nuevos procedimientos haya tenido tan buena acogida ante compañías extranjeras con intereses en España más que por empresas españolas (aparentemente), aunque también puede ser porque los españoles cuando queremos somos muy cautos y preferimos observar cómo funciona el sistema antes de comprarlo. El procedimiento está en marcha y la OEPM desde luego ha hecho sus deberes correctamente y ha despegado con fuerza, recursos y el personal necesario para poder examinar estos procedimientos.

La medida ya está implementada de manera similar en otros países y si en otras jurisdicciones funciona, ¿por qué no va a funcionar en la nuestra? Alemania y Francia incorporaron la nulidad y caducidad administrativa en el año 2020 y en Italia, esos procedimientos comenzaron a funcionar a finales del 2022, ¿Funcionan? Pues sí.

El papel de los abogados de propiedad industrial a la hora de asesora a nuestros clientes tiene que ser firme y aunque abordemos este cambio de paradigma con cautela, porque es algo necesario, incluso para la propia administración, nuestro papel es ayudar a nuestros clientes a alinear su estrategia de protección y defensa de sus marcas conforme a este nuevo procedimiento, que además facilita cambios de estrategias importantes para Pymes y Micro Pymes, que antes tenían menor acceso por temas presupuestarios a poder defender sus derechos de una manera más ágil, rápida y sencilla.

Los tribunales españoles, incluidos los que se ocupan específicamente de asuntos de marcas, están saturados. Normalmente, los procedimientos de caducidad o invalidez tardan una media de tres años en completarse en primera instancia, siempre que no se produzcan excepciones procesales. Los solicitantes de caducidad y nulidad pasan bastante tiempo luchando en el transcurso de un procedimiento largo y costoso, a la espera de que un Juez que gestiona asuntos mercantiles generales dicte una resolución. Aunque siempre se ha alabado la calidad de los jueces españoles, el gran volumen de asuntos diferentes normalmente hace difícil que dicho juez se convierta en un experto en un área jurídica tan específica.

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Como argumento de defensa frente a la OEPM hay que decir que esta Oficina ha cumplido objetivos y que desde luego esperamos todos los profesionales del derecho, así como nuestros clientes que el sistema funcione.

La OEPM es sin duda el organismo público más especializado y capacitado en España para sacar adelante este reto. Aunque aún quedan muchos detalles prácticos por pulir, estamos seguros de que se conseguirán los objetivos que se pretenden. Si durante las 12 primeras semanas se han recibido más de 110 solicitudes de estos nuevos procedimientos, está claro que este es el inicio de un largo camino por recorrer.

* Mariano Santos es socio de Propiedad Industrial en Bird & Bird International LLP.