El oportunismo en la propiedad industrial: un viejo problema con nuevas caras

El oportunismo en la propiedad industrial no es un fenómeno nuevo. Ya en 1883, el Convenio de la Unión de París (la base de la protección moderna de la propiedad industrial) abordaba en su artículo 6 septies el registro fraudulento de marcas por agentes o representantes en el extranjero. Este chantaje legal ha sido una constante amenaza para empresas e industriales que exportan sus productos fuera del país. De hecho, sigue siendo la marca y, en el mundo digital, el nombre de dominio, la modalidad de propiedad industrial que más sufre los ataques de estos profesionales del engaño.

Un asunto resuelto recientemente por el juzgado mercantil 2 de Bilbao en relación con la marca Bitcoin (sentencia del 20 de mayo) no tendría nada de novedoso si no fuera por la estrategia planteada por su, hasta ahora, titular: un autónomo que regenta un negocio dedicado a la compraventa de criptodivisas y que decidió demandar por infracción de su marca Bitcoin a Bit2Me, una de las empresas españolas punteras en tecnología financiera.

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En los procedimientos por violación de derechos de marca, el demandado tiene dos opciones: puede defenderse pasivamente o bien atacar la validez del registro de la marca en cuestión. En este caso, Bit2Me optó por esta última opción, el ataque total, denunciando la nulidad radical de la marca Bitcoin por diversos motivos, si bien el juzgado solo acogió dos de ellos: mala fe en la solicitud y reproducción de una creación original protegida por un derecho de autor ajeno al demandante (sin consentimiento, cesión ni respeto a la autoría de la obra). Merece la pena detenernos un momento, porque el razonamiento de la sentencia resulta muy interesante.

Para el juez, el solicitante de la marca Bitcoin—recordemos, dedicado a las criptodivisas— habría traicionado la confianza de la comunidad de Bitcoin al apropiarse de forma exclusiva de un logotipo idéntico al que fue divulgado de forma pública expresamente por su creador (un usuario anónimo) el 1 de noviembre de 2010 bajo una licencia Creative Commons (CC) en la modalidad de dominio público.

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La defensa del titular, quien se auto-arroga una faculta de defensa del registro es rechazada de plano por la sentencia, pues precisamente esta conducta se opone a la idea de dominio público y supone un abuso de confianza en la comunidad por no respetar las condiciones de la licencia CC de un uso libre y sin restricción, atribuyéndose un origen empresarial que no le pertenece con un signo distintivo del que no es creador ni autorizado.

Por otro lado, el titular de la marca Bitcoin no ha demostrado ser este usuario anónimo que publicó el logotipo ahora registrado, motivo suficiente, según el juez, para estimar la segunda acción de nulidad planteada por Bit2me.

Que este tipo de conductas sigan produciéndose hoy, revela varios problemas que la legislación actual solo es capaz de resolver parcialmente. La reciente reforma de las acciones de nulidad directa de marcas (vigente desde enero de 2023) ha contribuido significativamente a facilitar y abaratar los costes de lo que hasta ahora era un procedimiento judicial de años. Sin embargo, quizás no sea suficiente. No es aceptable que el titular de una marca nula ab initio pueda poner patas arriba a una empresa legal, con el coste económico reputacional que ello implica, reclamando daños y perjuicios a través de un procedimiento de nulo recorrido.

La legislación debe evolucionar para proteger mejor a las empresas. En estos casos, quien la hace, la paga, pero aún queda mucho por hacer.

La aplicación del derecho de marcas es eminentemente mercantil y, por tanto, los intereses en juego son esencialmente privados. No nos encontramos— como ocurre en la jurisdicción penal— ante la difícil tesitura de valorar si una querella que termina en archivo era o no infundada en su momento. Aunque los motivos absolutos de nulidad de una marca, como la mala fe en la solicitud, contienen siempre un elemento de subjetividad, el procedimiento debería prever consecuencias mucho más gravosas para quien esgrime estos derechos vacíos contra otros operadores del mercado.

En otras jurisdicciones como la inglesa o la alemana, las groundless threats o amenazas sin fundamento obligan a pensarse muy bien qué decir y por qué reclamar cuando hay dudas sobre una infracción de derechos de propiedad industrial. En España, la situación no es tan restrictiva, salvo casos puntuales vinculados generalmente con competencia desleal. En este sentido, quizás la legislación marcaria debiera explicitar un apartado específico sobre el tratamiento que ha de darse a los oportunistas.

¿Por qué no reconocer que en estos procedimientos siempre deba haber una condena en costas por temeridad, que implique el pago completo de honorarios de abogado y procurador sin el límite del tercio del art. 394 LEC? ¿Podría condenarse al demandante en fraude a pagar al demandado una compensación equivalente a la reclamada en la demanda?

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Es verdad que el art. 60.3 de la Ley de Marcas prevé ya una indemnización de daños y perjuicios cuando el titular hubiere actuado de mala fe, pero su redacción es demasiado abierta y de éxito incierto. La mayoría de demandados en casos como este terminan siendo prácticos, y solo piden quedarse como empezaron; algo que, en realidad, es imposible, puesto que la mayoría de las veces el proceso tiene un impacto económico irreparable al no poder recuperar en su integridad los gastos de abogados.

Aunque la satisfacción de ver reconocida la razón no tiene precio, la legislación debe evolucionar para proteger mejor a las empresas de estos abusos. En estos casos, quien la hace, la paga, pero aún queda mucho por hacer para que la pague del todo.

* Jorge Oria, director de servicios legales, y Marina Nigro, legal counsel de ClarkeModet.