Aviso a navegantes: la UE tumba la estrategia de Monopoly en el registro de marcas

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) se ha pronunciado sobre la práctica de solicitar de forma reiterada el registro de una marca con la finalidad de evitar las consecuencias de la falta de uso. En su sentencia de abril de este año, el TGUE deja muy claro que esta estrategia no es conforme con los objetivos perseguidos por el Reglamento 207/2009, y confirma que se trata de un supuesto de mala fe relacionándolo con la figura del “abuso de Derecho”.

El recurso enfrentó a Hasbro contra una empresa croata llamada Kreativni Dogadaji. La primera es titular de una amplia cartera de marcas, contando con cuatro registros UE en vigor de la marca denominativa Monopoly para productos y servicios en diferentes clases (la 9, 16, 28 y 41). La primera de estas marcas es de 1998 y cubre productos comprendidos en las clases 9, 25 y 28. La segunda registrada en 2009 protege servicios incluidos en la clase 41; y la tercera, concedida en 2010, cubre productos de la clase 16. Tras estos tres registros, la marca controvertida se concede en 2011 para las clases 9,16, 28 y 41.

TE PUEDE INTERESAR

Caso Bankia: ¿qué pasa con las marcas cuando una empresa es absorbida por otra?

Irene Cortés

En 2015, la compañía croata interpuso una acción de nulidad alegando que Hasbro actuó de mala fe al solicitar esta última marca con el objetivo de eludir la obligación de probar el uso efectivo de sus marcas anteriores. Tras una primera desestimación de la solicitud de nulidad por parte de la División de Anulación de la EUIPO, la Segunda Sala de Recursos declaró la nulidad parcial de la marca (con respecto a los productos y servicios idénticos). Ahora, el TGUE reitera esta nulidad.

El tribunal de Luxemburgo parte de que el Reglamento 207/2009 no define el concepto de “mala fe” y de la presunción de buena fe de quien solicita la marca, siendo, por tanto, el solicitante de la nulidad el que debe probar su existencia. Aunque también se considera que cuando las circunstancias objetivas del caso pueden desvirtuar esa presunción, incumbe al titular de la marca explicar los objetivos de dicha solicitud; es decir, su intención.

En este caso, según el testimonio del titular de la marca, éste presentaba nuevas solicitudes, entre otras razones, para ampliar su cobertura aplicativa y para facilitar su gestión administrativa. La Sala de Recursos constató que la recurrente había reconocido también que una de las ventajas de esta estrategia era que no debía acreditar el uso de la marca controvertida en un procedimiento de oposición.

Aunque la solicitud no estuviera motivada únicamente por esta última circunstancia, esto no la hace aceptable ni para la Sala de Recursos ni para el Tribunal General, desestimando también las alegaciones del titular de la marca relativos al seguimiento de las indicaciones de los abogados locales o de que se tratara de una práctica empresarial aceptada.

Mala fe en el registro

Por tanto, partiendo de que ninguna disposición normativa sobre marcas de la Unión prohíbe la presentación reiterada de solicitudes de una misma marca, sí se considera realizada de mala fe cuando se pretenden eludir las reglas relativas a la prueba del uso por ser una actuación contraria a los objetivos del Reglamento 207/2009 y pueden suponer un riesgo de restricción de la libre circulación de mercancías y de la libre prestación de servicios.

El TGUE rechaza el argumento de que se trata de una práctica empresarial aceptada

En definitiva, con esta decisión, el tribunal considera que es posible acudir a la estrategia de solicitar de forma reiterada una marca siempre y cuando existan circunstancias que lo hagan necesario y no sea contraria a los objetivos de la normativa sobre marcas de la Unión, en particular en este caso, para evitar las consecuencias de la falta de uso.

Por tanto, otras circunstancias como la ampliación de la cobertura aplicativa de la marca o un cambio de imagen de esta o de su composición, sí podrían justificar, en nuestra opinión, acudir a esta práctica. En cualquier caso, es recomendable definir una buena estrategia de posicionamiento de nuestras marcas y obtener el reconocimiento de su renombre lo que nos va a permitir su protección, incluso más allá de los productos o servicios protegidos por los registros.

* Carmen González es directora de Marcas de PONS IP

* Amparo del Río es responsable Jurídica de Marcas PONS IP